Il Marchio

by Avv. Nicola Ferrante
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Il marchio e il più importante dei segni distintivi, cioè quei mezzi di espressione che servono ad individuare una certa realtà come un prodotto, un servizio, un'impresa, fungendo da elemento di differenziazione rispetto ad altri beni e servizi offerti sul suo mercato.

Il marchio è tutelato dal Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, anche detto Codice della Proprietà Industriale, e può essere definito come il segno distintivo dei beni commercializzati dall'imprenditore. Il marchio é il segno che permette al consumatore distinguere dei servizi commercializzati da un'impresa rispetto a quelli di altre imprese. Ha quindi una notevole importanza economica visto che identifica il rapporto tra impresa  e la sua clientela. I diritti sul marchio si acquistano mediante registrazione, il cui presupposto principale è l'attitudine del segno a distinguere prodotti e servizi resi da quelli di altre imprese.

Perché possa godere della tutela offerta dalla specifica  normativa il segno dell'essere nuovo, lecito e dotato di sufficiente capacità distintiva. In generale, possono costituire un valido marchio tutti i segni che siano suscettibili di rappresentazione grafica,  nonché idonei  a distinguere prodotti di un'impresa da quelli di altre imprese. Non possono essere invece registrati con marchi quei segni che rappresentano esclusivamente delle denominazioni generiche di prodotto o servizio, o che sono costituiti da indicazioni  descrittive che ad essi si riferiscono, come segni che indicano la specie, la qualità, la quantità, il valore o la provenienza geografica di un determinato prodotto.

Il titolare del marchio registrato ha diritto di esclusiva alla sua utilizzazione sul mercato. Questo diritto permette al titolare di vietare ai terzi, salvo suo assenso, di usare:

- un segno identico al marchio per  prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato ;

- segno identico o  simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se questo possa determinare un rischio  di confusione per i il pubblico;

- un segno identico simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se lo stesso marchio goda nello Stato di una vasta  rinomanza e se l'uso del segno, senza giusto motivo, consente di trarre un vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio;

In questi casi il titolare del marchio può vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni, di offrire tali prodotti, di metterli in commercio o di detenerli a tali fini, di importare ad esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso, di utilizzare segno nel resto nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità. Il diritto di esclusiva dura 10 anni ed è rinnovabile per numero un indefinito di volte.

Il diritto sul marchio è limitato ai prodotti e servizi espressamente indicati nella domanda di registrazione, così da permettere la coesistenza di segni identici o simili per aree produttive commerciali differenti. In tal modo  la tutela sarà  limitata ai prodotti espressamente indicati nella domanda di registrazione o quelli ad essa affini, cioè prodotti destinati a soddisfare i medesimi bisogni  e, per ultimo,  ad ogni area merceologica che, contrassegnata con il medesimo marchio, possa indurre il consumatore a credere erroneamente che l'origine imprenditoriale sia la medesima.

Con la registrazione si acquista il diritto all'uso esclusivo del marchio tramite deposito di una domanda presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o presso le Camere di Commercio sul territorio. Si tratta di un procedimento costitutivo perché solo tramite questo procedimento si acquisisce il diritto alla tutela del marchio.

Legittimato a depositare la domanda di registrazione per uno specifico marchio è chi lo utilizza o si propone di utilizzare tale segno nella propria attività d’impresa. La domanda deve essere redatta su specifico modulo indicante cognome, nome, nazionalità e domicilio, sede e  nazionalità della persona giuridica o dell'ente richiedente, riportare  la riproduzione del marchio indicandone il  tipo, l'eventuale colore e specificando tutti i prodotti o  servizi che il marchio intende contraddistinguere. L'ufficio competente esaminando la  domanda di accerta  la regolarità formale e l'assenza degli impedimenti previsti dalla legge e valuta  le caratteristiche relative alla liceità e capacità di istintiva del segno.

Riguardo i marchi di fatto, cioè marchi non  registrati ma comunque usati da una certa impresa, il Codice della Proprietà di Industriale da diritto di continuare ad usare un marchio che sia già in uso al momento in cui si proceda alla registrazione di un identico marchio da parte di una terza impresa, limitando comunque questo diritto all'ambito geografico di effettiva utilizzazione. Inoltre, il marchio di fatto è tutelato esclusivamente nei limiti merceologici di effettivo utilizzo. La protezione del marchio di fatto è comunque subordinata alla dimostrazione del precedente uso.

Il Codice della Proprietà Industriale prevede la possibilità di trasferire del marchio per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato. La cessione avviene solitamente titolo oneroso, tuttavia è possibile trasferire il marchio anche in forma gratuita. Non è invece possibile cedere il marchio per aree geografiche,  dato che al diritto di esclusiva ha valenza nazionale. È inoltre possibile concedere    il marchio tramite un contratto di licenza d'uso, con il quale titolare concede ad altri di usare il marchio per tutti o per alcuni prodotti o per tutto o  parte del territorio nazionale, per un determinato periodo di tempo.

Il diritto sul marchio si estingue per  scadenza del termine decennale di efficacia della registrazione, in assenza di rinnovo, rinuncia del  titolare, nullità, decadenza.  Sono caso di decadenza il non uso, l'illecita sopravvenuta, la volgarizzazione (cioè quando il marchio diviene denominazione generica di un prodotto  o di un servizio). Sono invece cause di nullità del marchio la mancanza di novità, originalità, liceità, la malafede nella  richiesta di registrazione, la lesione di un diritto altrui.

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